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Les éléments immatériels de la franchise en Italie

publié le 19/04/2024 - temps de lecture: env. 8 minutes

Le succès du réseau de franchise dépend non seulement des éléments matériels du contrat de franchise, mais aussi et surtout des éléments immatériels qui le caractérisent. Parmi ceux-ci, la marque joue un rôle important en permettant l'identification du franchiseur et de son réseau au sein du marché, et le savoir-faire qui consiste en l'ensemble des connaissances acquises et développées par le franchiseur que les franchisés peuvent exploiter pour profiter des avantages économiques déjà présents sur le marché et associés aux produits ou services offerts.

La marque

Parmi les éléments immatériels, la marque joue un rôle crucial. En effet, la marque est un élément incontournable, car elle joue un rôle fondamental dans la promotion des produits et des services et est ainsi déterminant dans le succès du réseau de franchise. Cela montre que la marque n'est pas seulement un simple “signe distinctif" que le franchiseur attribue à son réseau mais représente précisément l'image commerciale par laquelle le réseau de franchise est reconnu au sein du marché concerné.

Le rôle fondamental que joue la marque pour le réseau de franchise impose au franchiseur de la protéger des autres concurrents de manière adéquate et efficace. Toutefois, lors du choix de sa marque, le franchiseur doit respecter la réglementation de référence qui est contenue dans le Code de la Propriété Industrielle (ci-après le “CPI"), introduit en Italie avec le Décret législatif numéro 30 de 2005.

Or, à l'article numéro 7 du CPI, le législateur italien a défini les conditions que doit remplir la marque pour pouvoir être déposée et enregistrée. Plus précisément, cet article énonce que “Peuvent faire l'objet d'un enregistrement en tant que marque tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les sons, la forme du produit ou de son emballage, les combinaisons ou les tonalités chromatiques, pour autant qu'ils puissent :

distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, et
être représentés dans le registre permettant aux autorités compétentes et au public de déterminer avec clarté et précision l'objet de la protection conférée au titulaire".

En substance, le législateur a prévu que la marque devait avoir des caractéristiques permettant l'identification correcte des produits et des services offerts par le franchiseur et devait être apte à permettre la distinction de ces produits avec ceux offerts par d'autres concurrents. Bien que l'enregistrement de la marque ne soit pas rendu obligatoire par la loi, il est recommandé au franchiseur d'y procéder. En effet, seul l'enregistrement d'une marque permet à son titulaire d'exercer les droits régis par l'article 20 du CPI.

L'article 20 du CPI vise notamment à empêcher que des tiers non autorisés puissent utiliser une marque similaire ou identique. Ainsi, le titulaire de la marque pourra assurer l'exclusivité et l'identité de sa propre marque [R&P1] sur le marché.

En fonction de l'utilisation que le franchiseur souhaite faire de sa marque, ou de la stratégie économique qu'il souhaite poursuivre, il pourra choisir d'enregistrer la marque au niveau national, communautaire ou international. Une fois que le choix territorial aura été effectué, le franchiseur devra identifier la catégorie de produits ou de services pour laquelle il souhaite enregistrer sa marque. Une fois que ces choix faits, le franchiseur devra, avant de présenter sa demande au Bureau de référence, effectuer une vérification préalable pour s'assurer que sa marque répond à l'exigence de “nouveauté". Le franchiseur doit, en effet, vérifier que sa marque n'est pas identique ou similaire à une marque antérieure déjà enregistrée à l'intérieur du territoire de référence pour des produits ou services analogues ou similaires à ceux choisis. Il s'ensuit donc que l'enregistrement d'une marque ne pourra être effectué que si la recherche d'antériorité aboutit à un résultat négatif et, par conséquent, seulement après que le franchiseur aura établi qu'il n'y a pas d'autres marques antérieures, identiques ou similaires, enregistrées sur le même territoire et pour le même type de produits ou de services.

À cet égard, il est nécessaire de préciser que les droits d'utilisation d'une marque ne sont valables que sur le territoire de l'État où l'enregistrement a été effectué. Il est donc fondamental pour le franchiseur qui veut créer un réseau de franchise en Italie ou qui veut exporter son réseau de franchise à l'étranger, d'opérer le bon choix dans l'enregistrement de la marque.

La protection de la marque sur plusieurs territoires peut se faire par i. une série d'enregistrements “individuels", à effectuer auprès des différents offices nationaux des marques de tous les pays où le franchiseur veut obtenir protection, ii. par l'enregistrement de la marque européenne, valable dans toute l'Union, iii. ou encore, par l'enregistrement d'une marque internationale.

La marque enregistrée au niveau européen est valable dans tous les pays de l'Union européenne et s'étend automatiquement aux nouvelles entrées. La demande d'enregistrement doit être soumise à l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle), et l'enregistrement aura une validité de dix ans. L'enregistrement au niveau communautaire de la marque pourra être renouvelé indéfiniment pour une nouvelle période de dix ans.

Enfin, en ce qui concerne l'enregistrement international de la marque, il convient de préciser qu'en réalité il n'existe pas une marque ayant une validité internationale, mais qu'il est possible de procéder à une extension internationale de la marque enregistrée au niveau national ou européen, dans tous les pays ayant adhéré au système de Madrid. Cette extension internationale de la marque s'effectue par l'intermédiaire du Bureau WIPO (World Intellectual Property Organization) de Genève. Dans ce cas, le franchiseur qui souhaite enregistrer sa marque au niveau international devra indiquer dans sa demande les pays pour lesquels il demande l'extension et la protection de sa marque. Pour les pays qui n'ont pas adhéré au système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, le franchiseur devra procéder à des enregistrements individuels auprès de l'Office national des marques du pays où il entend élargir son réseau de franchise.

Une fois la marque déposée, le franchiseur aura la charge d'effectuer une surveillance constante sur les registres de marques concernés, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de tiers concurrents qui violent ses droits. La surveillance constante des registres permet au franchiseur de constater l'existence d'une violation et d'agir rapidement pour protéger ses droits.

Tout en conservant la propriété de la marque, la loi permet au franchiseur de transmettre à un tiers l'usage de la marque et les droits y afférents. Cette transmission prend la forme d'une licence de marque, par laquelle le franchiseur accorde l'utilisation de sa propre marque au franchisé. La licence de marque est l'un des éléments constitutifs du contrat de franchise qui, d'une part, garantit à tous les franchisés l'utilisation de la marque dont le franchiseur est titulaire et, d'autre part, il assure au franchiseur l'avantage de multiplier et d'étendre l'impact de son entreprise au sein du réseau. L'utilisation de la marque choisie par le franchiseur est obligatoire pour tous les franchisés qui sont tenus de l'utiliser sur le marché dans le cadre des opérations commerciales inhérentes au réseau de franchise mais également, de respecter ses exigences et ses standards. Pour ces raisons, il est indispensable d'inclure dans le contrat de franchise des clauses résolutoires expresses afin d'empêcher les franchisés de porter atteinte à la marque du franchiseur.

En conclusion, la marque représente l'image commerciale de l'entreprise sur le marché et son utilisation est le premier facteur d'expansion du réseau de franchise. L'usage de la marque garantit une notoriété à l'ensemble du réseau qui pourra exploiter l'effet synergique propre à la franchise.

Le savoir-faire
Un autre élément immatériel qui distingue le contrat de franchise par rapport à d'autres éléments contractuels similaires est le savoir-faire qui permet au franchisé d'exploiter l'avantage concurrentiel acquis par le franchiseur sur le marché concerné.

La définition du savoir-faire

Le savoir-faire est “un patrimoine de connaissances pratiques non brevetées issues d'expériences et d'essais réalisés par le franchiseur, secret, substantiel et identifié". La définition du savoir-faire est contenue dans l'article 1er, paragraphe 3, lettre a) de la Loi numéro 129 de 2004, par laquelle le législateur italien a transposé le Règlement Européen numéro 4087 de 1988. Le savoir-faire a un contenu varié et consiste, en principe, dans l'ensemble des compétences, informations et connaissances dont le franchiseur est titulaire et qui sont nécessaires et indispensables au bon déroulement de l'activité au sein du réseau. Le franchiseur transfère ainsi son savoir-faire au franchisé avec le “franchise package" par des accords de transfert ou de licence. Pour sa part, le franchisé verse au franchiseur une redevance , qui peut être convenue à un niveau fixe ou variable, selon les accords et le type de savoir-faire à transférer.

Ce patrimoine de connaissances, partagées, permet à tous les utilisateurs de bénéficier d'un avantage concurrentiel dans un contexte économique déterminé, point fort du système de franchise.

LA TRANSMISSION DU SAVOIR-FAIRE

Si le savoir-faire du franchiseur doit être transféré au franchisé, la loi italienne n'impose cependant aucune règle quant au mode de transmission. Toutefois, selon une pratique établie, la manière la plus le “sûre" de transmettre le savoir-faire consiste à rédiger un manuel opératoire qui peut être inséré dans les annexes du contrat de franchise et qui en fait partie intégrante.

L'avantage d'utiliser un manuel opératoire réside dans la possibilité d'indiquer de manière claire et exhaustive tout ce qui est nécessaire pour l'exercice de l'activité et pour l'exploitation des compétences et des connaissances antérieures. Cependant, pour que le manuel opératoire puisse être compris au mieux, également dans l'optique d'obtenir l'avantage concurrentiel propre au savoir-faire, il est nécessaire que celui-ci ne se réduise pas à une simple liste ou à la simple énonciation de formules génériques et qu'il contienne l'indication claire et intelligible des règles nécessaires à l'exploitation du savoir-faire par l'ensemble du réseau d'affiliés.

La seule limite à la transmission écrite du savoir-faire réside dans la nécessité de transmettre également des connaissances pratiques ; dans ce cas, cependant, la pratique est d'organiser des formations qui permettent au franchiseur de transmettre oralement ces connaissances. En ce sens, les contrats de franchise prévoient souvent des sessions de formation organisées par le franchiseur afin de permettre la formation correcte du réseau d'affiliés. Dans ce cas, il est d'usage d'organiser des formations pendant toute la durée du contrat de franchise et qui assurent une mise à jour régulière de la formation des affiliés et de leur personnel, au fur et à mesure du développement de l'activité de l'entreprise et du réseau. En effet, dans le cadre de son activité, le franchiseur est libre d'apporter des modifications au savoir-faire à condition d'en informer rapidement ses franchisés et de leur permettre un accès immédiat au savoir-faire ayant fait l'objet d'une évolution.

L'importance et la nécessité que le savoir-faire soit transmis par le franchiseur au franchisé sont confirmées par l'art. 3, alinéa 4, de L. 129/2004 par laquelle le législateur a prévu l'obligation d'indiquer spécifiquement le “savoir-faire fourni par le franchiseur au franchisé" et “les modalités éventuelles de reconnaissance de l'apport de savoir-faire par le franchisé". Il s'ensuit donc que si le savoir-faire n'est pas transmis ou si celui-ci est insuffisant pour l'exercice de l'activité, le contrat de franchise devra être considéré comme nul pour indétermination de l'objet. Dans ce cas, le franchisé aura donc également le droit de demander la restitution de toutes les sommes éventuellement versées au franchiseur et de demander réparation du préjudice éventuellement subi.

LA PROTECTION DU SAVOIR-FAIRE

Il ressort de ce qui précède le rôle fondamental que revêt le savoir-faire, c'est-à-dire cet ensemble de connaissances diffusées et développées au fil des ans par le franchiseur - business formula - et qui représentent le cœur du business de l'entreprise. Il est donc indispensable pour les entreprises de protéger leur savoir-faire, en évitant qu'il puisse être dispersé ou divulgué à d'autres entreprises concurrentes. C'est pourquoi le savoir-faire doit faire l'objet de clauses de confidentialité spécifiques qui sont insérées dans le contrat de franchise et qui s'étendent, outre aux franchisés, à leurs salariés. Par ailleurs, ces mêmes clauses continuent à produire leurs effets au-delà de la limite temporelle de durées du contrat de franchise. En effet, le devoir de secret et de confidentialité survit au contrat de franchise et impose donc au franchisé de protéger et de préserver la valeur économique du savoir-faire. Contrairement à la licence d'utilisation de la marque, qui cesse avec la perte de la licence liée à la relation de franchise, dans le cas du savoir-faire, la difficulté rencontrée est de définir les contours de l'interdiction d'utilisation par les franchisés une fois que le contrat est résilié.

Afin de garantir un niveau de protection élevé, le législateur a introduit, parallèlement à la législation du code, visant à réprimer les comportements de concurrence déloyale, des règles spécifiques au sein de la CPI et visant à préserver et à protéger le savoir-faire et les secrets commerciaux. Plus précisément, pour avoir accès à ces formes de protection, le franchiseur doit démontrer que i) les informations transmises par le savoir-faire sont secrètes et identifiées ; ii) que le savoir-faire a une valeur économique et iii) qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour en assurer le secret.

Une fois que le franchiseur aura démontré que ces trois conditions sont remplies, il aura pleinement le droit d'intenter une action en justice pour défendre ses propres intérêts et pourra le faire non seulement contre les comportements , mais aussi contre les comportements négligents. En effet, le législateur a prévu que l''acquisition, l'utilisation et la divulgation du savoir-faire et des secrets d'affaires devaient être sanctionnés. Le législateur a également examiné les secrets d'affaires commis par des personnes qui savaient ou auraient dû savoir que ces renseignements avaient été obtenus par un tiers qui les utilisait ou les divulguait de manière illicite. En outre, à côté de ces comportements, le législateur a également prévu que des sanctions pouvaient être infligées à toute personne ayant produit ou commercialisé des marchandises tout en sachant (ou ignorant par négligence) que celles-ci faisaient l'objet d'une l'utilisation illicite des secrets d'affaires et du savoir-faire de tiers.

En conclusion, pour assurer une protection efficace au savoir-faire, le franchiseur devra :

Choisir sa marque avec soin et l'enregistrer en tenant compte de ses choix commerciaux sur le marché ;
Prévoir des clauses résolutoires expresses ou des sanctions afin de protéger sa propre marque et l'éventuel usage illicite de celle-ci ;
Formaliser son savoir-faire au sein d'un manuel opérationnel pour la transmission du savoir-faire, en décrivant et en fixant de manière claire et exhaustive les informations qu'il entend transmettre ;
Organiser des sessions de formation pour les franchisés, visant notamment à acquérir des évolutions relatives au savoir-faire ;
Conserver les preuves de la transmission du savoir-faire et prévoir des clauses de confidentialité spécifiques visant à protéger le savoir-faire y compris au-delà de la durée du contrat de franchise ;
Veiller au bon usage de la marque et du savoir-faire par les franchisés ;
Agir rapidement, y compris devant les tribunaux, s'il constate la violation de ses droits liés à la marque, mais aussi au savoir-faire.